지식재산권변호사 | 의뢰인 도와 선사용권 주장하는 원고 청구 기각

특허법에서는 특허 출원 전에 특정 발명을 선의로 사용하던 사람이, 그 발명에 대한 특허가 등록되더라도 계속 사용할 수 있도록 보호하는 제도가 있습니다.

이것이 바로 ‘선사용권’입니다.

선사용권은 특허 출원된 발명을 알지 못한 상태에서 스스로 발명을 실시했거나, 발명을 한 사람으로부터 배우거나 전달받아 사업을 준비하거나 실행하던 사람이 가질 수 있는 권리입니다.

선사용권이 성립하기 위해서는 국내에서 실시하거나 준비 중, 발명을 사용한 시점이 특허 출원 이전이어야 합니다.

일시적으로 사용했을 경우에는 권리를 인정받지 못하며, 반드시 선의로 발명을 사용한 경우에만 인정됩니다.

선사용자가 실시하던 발명 및 사업 목적 범위 내에서만 권리 행사가 가능하며, 사업 목적을 변경하는 경우에는 인정되지 않습니다.

1. 후출원 등록 상표 사용의 선출원 등록상표에 대한 침해 성립 여부

상표법은 선출원주의를 채택하고 있어, 먼저 출원된 상표가 우선권을 가지고 있습니다.

따라서 후출원된 상표가 선출원된 상표가 동일하거나 유사한 경우, 후출원 상표의 사용은 선출원 상표권에 대한 침해로 간주될 수 있다는 사례입니다. (대법원 2021년 3월 18일 선고, 2018다253444 판결)

2. 국내 유통을 전제로 한 외국 선사용상표의 보호 범위

해외에서 사용된 상표라도 국내 유통을 목적으로 상품에 표시되어 한국에 수입·판매된 경우, 해당 상표는 국내에서 사용된 것으로 인정될 수 있습니다.

해당 경우, 해당 상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 따라 보호받을 수 있다는 판결입니다. ( 대법원 2023년 3월 9일 선고, 2022후10289 판결)

지식재산권변호사는 원고의 목적이 🔗부정경쟁행위라는 점을 강조하며 선사용권 요건에 충족되지 않는다는 점을 주장했습니다.

원고는 이 사건의 A 상호가 피고의 소유라는 것을 알고 있었고, 이를 그대로 사용할 경우 피고에 대한 상표권 침해에 해당하는 것 또한 알고 있었습니다.

원고는 일종의 꼼수를 부려 자신의 회사 상호를 A로 변경했고, 상호 사용이라는 방식으로 제품 홍보를 시작했습니다.

현재까지도 온라인 포털 검색 키워드로 A를 검색하면, 원고가 의뢰인의 등록상표를 이용해 제품 홍보 및 판매를 하고 있다는 것을 알 수 있습니다.

지식재산권변호사는 의뢰인이 10년 이상 이룩해온 출처표시의 식별력을 악용하고 있다는 점을 강조했습니다.

또한 원고는 별도의 상호를 두고 있음에도 불구하고 의뢰인의 상표권 침해를 의도적으로 회피하기 위해 회사 상호를 A로 변경했습니다.

지식재산권변호사는 뒤늦은 상호 변경, 광고 형태를 봤을 때 단순히 상호를 표시하는 것이 아닌, 부정경쟁의 목적이 명백하다는 점을 주장하며 선사용권 요건 구성에 어긋난다는 점을 강조했습니다.

원고는 자신들의 상호 사용이 부정한 목적이 없다는 취지로 주식회사 A 또는 ㈜A의 형태로 온라인 포털 사이트에 광고하고 있습니다.

그 결과 A로 검색되는 결과는 의뢰인의 상표와 원고의 상호가 동시에 검색되고 있습니다.

지식재산권변호사는 원고의 행위로 소비자로 하여금 출처표시로서의 기능을 유도해 매출을 올리는 등으로 실질적으로 의뢰인의 상표를 침해하고 있다는 점을 강조했습니다.

지식재산권변호사는 소비자들이 "본인이 구매하려던 A 상품이 아닌 다른 제품을 받았다"는 내용의 게시글을 여러 차례 작성한 사실을 증거로 제출하며, 이를 통해 소비자들이 해당 제품에 대해 오인·혼동을 겪고 있다고 주장했습니다.